目前各大标准组织均未对标准必要专利权利人提出披露权利要求对照表的要求,在实践中也往往认为权利要求对照表是权利人的商业秘密,不应该被强制披露。比如,在索尼和西电捷通的标准必要专利诉讼中,北京市高级人民法院指出,“权利要求对照表往往包含着权利人对其专利权利要求、技术标准的解释和说明,涉及权利人核心机密,其内容较为敏感;根据实务中的通常做法,一般谈判过程中权利人都会在双方签订保密协议的前提下提供权利要求对照表,在此情形下,专利权人要求双方签署保密协议的主张具有合理性”②。在“西斯威尔诉海尔”(Sisvelv.Haier)案中,德国的法院也认为,在专利许可的谈判过程中,不能强制要求权利人向标准的实施者披露权利要求对照表。③

一方面,对于已经授权的专利或者已经公开的专利申请来说,其权利要求对照表并不能构成商业秘密。权利要求对照表中包括专利或者专利申请的权利要求、标准中的相应条款以及权利要求和标准的一一对应关系。由于限定了公开的专利或者专利申请,其权利要求也必然已经公开,并不构成商业秘密,而标准中的条款也在标准的制定讨论过程中公开了,权利人所额外提供的信息只是这两者之间的直观比对结果,使得标准制定主体和标准的实施者可以便捷地实现从标准的条款到专利或者专利申请的权利要求的映射,了解此专利的必要性。因此,权利要求对照表是在完全公开的信息的基础上的简单对照,不能构成权利人的商业秘密。

另一方面,提供权利要求对照表可以有效规制标准必要专利的过度披露问题。标准必要专利权利人有时会出于自身利益的需要,对专利进行过度披露、虚假披露,导致现在的标准中可能存在大量非必要的专利声明,造成许可费的堆叠问题;正因如此,在标准必要专利诉讼中,标准实施人会首先质疑专利的必要性,而法院要耗费大量精力去开展审查工作。有研究指出,只有20%～28%案件中声称的标准必要专利是真正必要的。①另外,专利权人以商业秘密为由拒绝披露对照表,标准实施者自身难以开展专利的必要性评估,使其在许可谈判过程中陷入十分被动的状态。强制要求专利权人提供权利要求对照表,能有效遏制专利权人的过度披露行为,即使专利权人披露了非必要的专利,通过权利要求对照表,标准实施者和标准制定主体也能很快判断相关专利的必要性。提供权利要求对照表也能为后续标准必要专利纠纷的解决提供依据。

对于仍未公开的专利申请,可以在事前披露机制中明确,专利申请人应当在专利申请进入公开阶段后及时公开权利要求对照表。

(3)不应当强制披露标准必要专利的许可费率。目前,国际上各大标准组织的披露机制很少有要求标准必要专利权利人披露其专利的许可费率的规定。欧盟在2023年4月27日的《关于标准必要专利和修订(EU)2017/1001号条例的提案》(以下简称《欧盟提案》)中,提出要建立流程来确定在标准公布之前或之后不久使用标准的总许可费,但此提案后被欧盟撤回。②

标准必要专利的权利人经常将其与其他标准实施者达成的许可费率、许可协议作为商业秘密来保护,通过许可费率的不透明度获得强势地位,向标准实施者索要高价许可费。比如,在华为与交互数字的标准必要专利纠纷中,交互数字向华为提出的专利许可报价明显高于其许可三星、苹果等公司的许可费率,但是由于这些许可协议都是保密的,华为很难直接举证来证明这一事实,而是通过分析交互数字向苹果、三星公司收取的许可费和两公司的销售情况才能得出交互数字给予两公司的专利许可费率。①因此,有学者认为,应当将许可费率纳入信息披露义务的内容之中,以规制标准必要专利权利人的“专利挟持”行为,使标准必要专利的许可更符合FRAND原则。②

VMEbus国际贸易协会(VMEbusInternationalTradeAssociation,VITA)的专利政策要求成员披露最高许可费和最严格的许可条款;但也有学者认为,在事前披露机制中披露许可条款,可能会导致厂商共同确定标准的价格,有违反反垄断法的嫌疑。③

披露许可费率有利于标准制定主体和标准实施者对标准成本的衡量,但是对于标准专利权利人而言,这种义务是难以接受的。价格对于任何商业交易来说都是非常敏感的商业秘密,在不同的交易条件下,同一个标准必要专利的许可费率是存在差别的,且许可费率会随着技术的市场支配力而发生改变,很难在标准制定的时候公布统一的费率。而且,如果对专利权人施加过于严苛的披露义务,可能会使那些努力推动技术创新的专利权人不愿参与标准制定,从而影响标准的质量和传播效果。

因此,不应当强制要求标准必要专利权人在标准的制定过程中向标准制定主体以及社会公众直接公布许可费率等敏感的许可条件信息。但是,可以考虑在《国家标准暂行规定》等法规中明确,在专利权人与特定的标准实施者谈判过程中,为促进专利许可谈判的效率,防止谈判双方拖延谈判进程,造成谈判僵局,专利权人应当向特定实施者提供充分的许可条件信息,比如专利权人先前与交易条件大致相当的实施者达成的许可费率、许可协议以及确定这些许可费率的依据(许可标的的数量和质量、许可的地域范围、许可的期限、许可实施的规模、许可谈判的环境等因素),并以此作为《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(2020修正)》(以下简称《专利权纠纷解释》)第24条第2款①中专利权人是否违反FRAND原则的判断依据之一。②

综上,对于披露的内容,我国目前缺乏明确的法律依据,应当在前述关于标准的现行法规中,明确已经授权的专利或者已经公开的专利申请的专利权人或者专利申请人,至少应当提供专利号或者专利申请号、专利名称、权属信息、标准中涉及专利的条款以及专利与标准对比的权利要求对照表,而尚未公开的专利申请的申请人应当在其专利申请公开后及时提交同样的专利信息,如有特殊情况应当与标准制定主体沟通说明情况。

3.细化披露的时间要求

对于披露的时间要求,我国现行法规和大部分的国际标准组织的态度都是鼓励尽早或者及时披露标准必要专利信息,比如ITU/ISO/IEC的知识产权政策中指出应当“从一开始”(fromtheoutset)就进行披露,③也就是应当在标准制定工作开始的时候就及时披露,ETSI的知识产权政策要求“尽可能及时”(inatimelyfashion)地披露,④JEDEC要求尽可能地早,⑤万维网联盟(WorldWideWebConsortium,W3C)认为专利披露义务是具有持续性的义务,从参与标准制定时开始就应当尽可能及时地进行披露,①英国标准协会(BritishStandardsInstitution,BSI)将鼓励披露的期间分为三个阶段,当一个新的工作项被公开宣布时、发布标准草案接受公众评议之前以及标准的最终版本通过的期间或者通过的前夕②。

标准制定中的三方主体对于“尽早”与“及时”的利益诉求并不一致。

对于标准制定主体而言,标准必要专利权利人尽早披露,标准制定主体就可以尽早了解提案中所包括的专利信息,可以在各个提案的技术之间充分地讨论、分析、辨别,选择最理想的技术方案,提高标准制定的质量与效率,如果拥有标准提案中最优技术的专利权人不愿意作出FRAND声明,那么标准组织也能够有充足的时间寻找替代的技术方案。相反,如果专利权人披露的时间太晚,可能会导致需要重新修改已经拟定好的标准草案,使标准的制定因为反复而效率低下。但是,“尽早”这种表述的模糊性,导致实际工作中难以明确具体的披露时间,增加标准制定主体在各类提案信息汇总与整理方面的任务量,对标准的制定反而产生了不利的影响。

对于标准的实施者而言,尽早披露能够使其尽早分析和评估该标准的实施、谈判成本,并在充分比较后根据自身的条件选择合适的技术标准来实施。

但是,对于参与制定工作的标准必要专利权人而言,他们却并不愿意过早披露自己的专利,因为为了标准的推广与实施,标准制定者追求在标准中纳入尽可能少的专利,如果专利权人及时披露了他们的专利信息,那么标准制定主体很可能会在标准的制定过程中通过文字撰写的技术刻意规避他们的专利,反而影响他们在标准制定中获益。③

因此,平衡各方主体的利益,明确“尽早”和“及时”的具体时间节点至关重要。目前,《标准制定的特殊程序》指出,涉及专利的我国国家标准制定或者修订包括预研、立项、起草、征求意见、审查、批准等八个阶段,并且在预研阶段就要求提案方收集并披露必要专利的信息,向标准提供技术建议的主体在起草阶段也应当披露专利信息。

(1)应当在作出提案之时就披露专利信息。通常,标准必要专利申请策略是越早申请越好。在标准的立项之前,专利权人或者专利申请人早已对相关技术进行深入的研究,在标准制定主体召开会议之前,已经研究尽可能多的技术方案,并在提案公开之前进行了相关的专利申请工作,避免提案的内容破坏其专利申请的新颖性和创造性。以高通为例,在IEEEStd802.11n的技术标准刚启动时,仅隔一个月,高通就开始了相关专利的申请,在申请之后提交了相关的提案,并在标准推进的过程中同步推进专利的审查,根据标准的推进方向修改其专利的申请文件,最终其技术方案被授予了发明专利权,也被披露为标准必要专利。①

由此可见,当专利权人或者专利申请人向标准制定主体作出提案时,往往早就已经开始布局自己的专利申请,因此要求他们在作出提案的同时披露其专利信息符合标准必要专利的一般发展过程。对于在作出提案时已经授权的专利或者已经公开还未授权的专利申请,应当规定专利权人同时披露其专利的名称、专利号或者申请号、提案中涉及其专利的条款等相关信息,对于未公开的专利申请,也应当在提出提案的同时说明提案中存在相关未公开的专利申请,并承诺在专利申请公开后及时披露相关的专利信息,便于标准制定主体进行督促以及后续在标准必要专利相关纠纷中的责任认定。如果发现参与标准制定修订过程的专利权人或者专利申请人不遵守此项规定,即在提出提案时,已经进行相关的专利布局,明知提案中含有自己拥有或者知悉的专利或者专利申请,却没有诚信地履行披露义务,导致最终制定的标准中纳入未披露的标准必要专利,应当构成对事前披露义务的违反,并承担相应的责任。

(2)披露义务的期间应当是持续性的。标准的制定与修订过程往往十分漫长,在这个过程中,未公开的专利申请可能会进入公开阶段,而已公开的专利申请也可能被专利申请人为了与标准的技术方案保持一致而不断地修改。“作出提案之时”只是参与标准制定修订的主体的披露义务的起始时间,披露义务不应当有截止时间,即使在标准实施之后,标准必要专利的信息也可能因为专利无效等程序发生改变,甚至可能使其不再成为必要专利,如果专利权人不及时履行披露义务,会导致标准中存在冗余的专利信息,使标准实施者支付不合理的实施许可费。此外,专利的所有权也可能发生转让。因此,只要专利法律状态和权属关系发生变化,参与标准制定与修订的专利权人或者专利申请人就应当负有及时披露给标准制定主体的义务,这种披露义务应当是持续性的。

综上,对于披露义务的时间要求,我国需要在现有的法规中明确,专利权人或者专利申请人应当在作出提案之时及时披露其已经公开的专利信息,且在标准的制定和实施过程中负有对其专利的修改情况和状态变更及时作出披露的持续性义务。

4.披露义务的履行方怯

目前,国际上的标准组织除和我国一样通过专利信息披露表来进行披露外,还有一些组织可以通过在该组织建立的数据库中上传专利信息的方式来进行披露,比如ETSI就设置了披露表格和数据库上传两种披露方式。①

对于专利权人提出许可声明的行为是否构成履行披露义务,有学者认为披露义务既可以通过向标准制定主体进行披露来履行,也可以通过采取许可声明的方式来履行,只要通过这种方式可以明确专利权人的相关信息,即使没有针对特定的专利进行公开,也能实现披露义务的目的。②

笔者认为,该种行为并不能被视为充分地履行了披露义务。因为标准必要专利事前披露机制的意义在于,通过标准必要专利权利人披露其专利,标准制定主体可以比较不同的专利技术替代措施,以更好地制定标准和保障标准的实施,亦使标准的实施者与广大社会公众得以洞悉生产流程中可能涉及的专利技术,从而能够妥善采取相应措施,规避专利侵权或做好获取专利许可的充分准备。但是,单纯的许可声明不能使标准制定主体、标准实施者充分知悉标准具体涉及哪些专利技术,只能得知声明的主体可能享有标准必要专利,无法实现事前披露机制的目的,因此,无法构成披露义务的履行。但是,若专利权人作出的许可声明为免费许可形式,那么也就不存在专利权人通过隐瞒专利信息来获取不合理的许可费的问题,该声明可作为免除违反事前披露义务责任之依据。

综上,对于披露的履行方式,我国的各标准制定主体应当提供专利信息披露表格,表格中涵盖前述应当披露的各项专利信息,同时,也要构建统一的标准必要专利信息数据库,在数据库中构建披露机制,便于专利权人或者专利申请人及时更新信息,也为公众查询信息提供便利。此外,应当明确指出,仅做出许可声明的行为不能被视为履行了披露义务,必须通过提交披露表格或者在数据库中上传信息等方式直接履行披露义务。

(二)明确违反事前披露义务的后果

1.违反事前披露义务的行为界定

在讨论违反事前披露义务的具体后果之前,需要明确界定哪些行为属于违反事前披露义务的行为。我国《国家标准暂行规定》对违反事前披露义务的要件只规定了非常模糊的“违反诚实信用原则”与“未按要求披露”,需要对其内涵予以明确。

对违反事前披露义务的行为进行判断需要从主观和客观两个角度来衡量。在主观上,违反披露义务的专利权人必须存在故意,即明知其专利被纳入标准之中,故意违背标准制定主体的事前披露机制,不向其披露自己已知的专利信息。客观上的行为判断既要结合各标准制定主体的具体披露机制中的披露要求,还要结合专利权人是否在许可谈判过程中实际主张了不合理的许可费、是否以专利侵权诉讼为要挟来索取不合理的许可费、是否具有滥用专利权等不符合FRAND原则的行为进行综合判断。此外,违反事前披露义务的客观行为不仅包括消极地隐瞒专利信息,还应包括过度披露非必要专利、无效专利以及虚假披露专利信息等不符合事前披露要求的行为。

2.违反事前披露义务的行为应当承担责任

如前所述,专利权人违反事前披露义务,会导致标准制定过程的不透明度加深,延缓标准的制定进程,损害标准实施者和消费者的利益,应当受到规制。

探讨违反披露义务的行为的后果,要明确施加责任的依据。

对于参与标准制定与修订过程的主体,他们承担责任的依据首先是标准制定主体制定的知识产权政策。既然参与了标准的制定,那么这些群体必然接受了标准制定主体的知识产权政策,理应履行知识产权政策中规定的事前披露义务,如果违反了义务,就应当承担事前披露机制中所规定的责任。比如我国《国家标准暂行规定》和《工程建设管理办法》都对参与标准制修订的单位或者个人明文规定了强制性的披露义务,这些部门规章就是要求这些主体承担责任的明确的法律依据。其次,专利权人违反事前披露义务,还有可能构成专利法上专利权利滥用的行为,以及反垄断法上滥用市场支配地位的行为,那么对这些行为进行规制的依据就是专利法和反垄断法的规定。

对于未参与标准制定但其专利技术被纳入标准中的主体而言,他们并没有接受标准制定主体的知识产权政策,因此他们对标准的制定主体并不负有事前披露专利信息的义务,也不能向标准制定主体承担违反事前披露义务的责任。但是,他们应当在知悉自己的专利被纳入标准之后,及时向标准制定主体披露其专利信息,并向标准的实施者沟通许可费。如果他们在知道自己拥有标准必要专利后,不及时披露专利信息,违反了专利法或者反垄断法的规定,尽管不在本文所探讨的责任范畴内,但也可以依据专利法和反垄断法来规范这种行为。

综上,参与标准制修订的主体,如果违反了事前披露义务,就应当依据标准制定主体的事前披露机制、专利法和反垄断法的相关规定,承担相应的责任。

四、标准必要专利事前披露机制实施效果的保障

在完善标准必要专利的事前披露义务之后,就需要采取手段来保障事前披露机制的实施效果。标准制定主体在标准制定过程中处于主导地位,应积极发挥自身作用,保障事前披露机制的有效运行。为提高标准制定的透明度,确保披露信息的有效性、准确性,标准制定主体应当构建专利数据库,并承担专利检索的义务。常态化开展必要性审查工作负担太重,效果有限,标准制定主体应当在具体案件审理中协助法院开展必要性审查工作。对于违反披露义务的行为,标准制定主体应当构建适当的内部惩罚措施来进行规制。同时,也要以法律手段兜底。违反事前披露义务可能构成专利权的滥用,在专利法上可以通过默示许可制度在个案中作为标准实施者对专利侵权的抗辩理由,在反垄断法上以滥用市场支配地位的相关规定来进行规制和处罚。

(一)完善标准制定主体的规制责任

标准具有公共属性,其制定和实施关系到整个领域或行业的发展,标准的制定主体作为公共利益的代表,有责任保障事前披露机制的效果,以确保标准化过程中的透明度。

1.标准制定主体应当构建标准必要专利数据库

我国目前尚未构建标准必要专利数据库,而域外主要的标准组织都已经建立比较完善的数据库系统,比如ITU/ISO/IEC、IEEE、ETSI等。ISO的专利数据库定期更新,并且提供可以下载的EXCEL文件,IEEE的数据库可以按照标准号来检索相应的专利,ETSI的数据库还有高级筛选功能。①

对于标准制定主体而言,专利数据库有助于他们更加高效地搜集、整理标准必要专利的信息,提高标准制定的效率。对于标准实施者和社会公众而言,专利数据库是查询标准中所涉及的专利信息的最便捷的方式,没有专利数据库,很难获取事前披露的专利信息,将大幅降低标准化过程的透明度。随着技术的不断更迭,各类标准也在持续地制定与修改,而标准中涉及的必要专利也随之不断发生变化,在这种动态的环境中,专利数据库能够提供最直观、实时的标准必要专利信息。①

目前,国际标准组织的数据库仍然存在一些问题:一是数据库缺乏明显的指引,在标准组织的网站上很难找到数据库的入口;二是对专利权人在数据库中提交的信息缺乏统一的要求,专利权人可以自行决定披露哪些信息,导致内容缺失问题严重;三是有些数据库只能提供可下载的EXCEL文件,没有网页的在线检索功能,比如ISO等;②四是各大标准组织的专利数据库信息并不互通,如果想要查询某一种技术是不是标准必要专利,需要登录不同标准组织的网站分别查找,没有统一的查询渠道。

既然我国对于标准必要专利的相关规定都是由部门规章来作出的,那么这些部门也应当承担起构建标准所涉及的必要专利信息数据库的职责。笔者建议可以由国家标准委协调国内的各大标准组织来建立我国各类标准的统一的信息数据库,在全国标准信息公共服务平台上设置数据库的入口和明显的标识,在国内其他开展标准制定的行业协会或者企业的网站上也提供此数据库的超链接,使得公众和标准实施者可以方便迅速地通过数据库查询到特定标准的必要专利信息。

数据库中需要为标准必要专利权利人提供披露和修改专利信息的方式,便于其履行披露义务,标准制定主体也需要安排专门的数据库维护人员,审核专利权人提交的信息的完整性与真实性。在数据库中,应当有一栏对国家标准、地方标准、行业标准、团体标准等不同类别的标准作出区分,并且公示专利权人所披露的专利名称、专利号或者专利申请号、权属信息、标准中涉及该专利的条款,以及专利权人制作的权利要求对照表等信息。

数据库网站的检索功能对于增强标准必要专利的透明度,提高信息搜集的效率具有重要的意义,我国的专利信息数据库应当完善检索功能,提供充足的检索条件,使数据库的使用者既可以通过专利的著录信息定位到该专利涉及哪些标准,也可以通过检索标准号来查到标准中所有披露的专利信息。

除了构建并维护专利数据库,标准制定主体还可以考虑将数据库与我国国家知识产权局以及世界上主要国家和地区(比如美国、欧盟、日本、韩国)专利机构的专利信息库进行对接,便于直接查询到标准必要专利的状态,并努力推动各大标准组织的数据共享,构建统一的查询平台。

2.标准制定主体应当承担专利检索义务

专利检索义务是指标准的制定主体在标准的制定过程中,主动检索标准所涉及的技术领域是否存在相关专利,来识别标准是否涉及标准必要专利。

目前,出于成本考虑,大多数标准制定主体都拒绝主动对标准中的相关专利进行检索,疏于履行其对披露信息的监管责任,削弱了其在标准制定过程中的主导性地位,使得标准中披露的信息质量参差不齐,且存在许多过度披露的冗余专利信息,十分影响标准的质量。ISO/ITU/IEC在其知识产权政策中表示不能验证专利信息的有效性,ANSI、IEEE也都表明不承担检索义务;也有少部分组织规定了专利检索和调查的政策,比如ETSI规定一般由欧洲的标准制定机关来履行专利检索义务,在特殊情况下才由专利权人来检索,日本的JISC和韩国的KATS规定了国家标准制定的组织负有限的调查和检索义务。①

专利检索能够帮助标准的制定主体对标准相关技术领域的专利布局有较为全面的掌控,可以识别出与标准相关的专利,排除无关的专利,也避免因标准制定主体与标准必要专利权利人的信息不对称而造成的过度披露问题,从而在权利人的主动披露以外,对披露信息的真实性和有效性提供额外的保障;此外,标准中也会存在不属于标准制定主体的成员的潜在标准必要专利,由标准制定主体开展专利检索,有利于及时发现这些专利。①对于类似Rambus这样通过退出标准制定来逃避披露义务的专利权人,标准制定主体可以通过主动开展专利检索工作,及时发现并规范其行为。

我国现有法规中仅有《工程建设管理办法》第7条提到了专利检索,第7条中的“提交标准立项申请的单位”一般是指标准的制定主体,该条明确标准制定主体应当在立项申请时提交专利检索的情况,但是在立项之后,标准中使用的技术也会不断地更新,标准涉及的专利信息也必然会改变,因此,笔者认为,将提交专利检索的时间改为标准的批准或者出版阶段更合理。在《国家标准暂行规定》中,也应当增加对标准制定主体的专利检索义务的规定,并且参考《工程建设管理办法》的表述方式,完善标准制定主体的专利检索义务。检索的费用可以要求参与标准制定的成员承担。

3.标准制定主体在专利必要性审查中的协助角色

目前,大部分标准制定主体都没有开展对标准必要专利权利人所披露的专利的必要性审查工作,缺乏对披露信息必要性的保障。标准制定主体认为,他们在标准制定过程中所承担的是技术判断的工作,需要为技术标准选择最合适的技术方案,他们没有能力审查这些技术方案是否涉及标准必要专利,审查工作会影响标准制定的进程,且标准所选择的技术是否落入他人专利的保护范围是应当由司法机关来解决的法律问题。②在日本,由国家专利局来开展必要性审查工作,但是审查的结论并不具备法律效力。③

有学者认为,如果标准制定主体不对专利权人披露的必要专利的信息开展必要性审查,事前披露机制就形同虚设,不能有效规制专利权人的披露行为,反而为非必要的专利进行了“背书”,违背了应当尽可能避免将专利纳入标准的标准制定原则。①

在已经被撤回的《欧盟提案》②中,曾经作出过关于专利必要性审查的规定。欧盟表示将会设立下属于欧盟知识产权局的职能中心来处理标准必要专利的事项,通过一定的程序和标准选择出独立的评估人员,对专利权人申报的标准必要专利开展必要性审查。由于标准必要专利的数量十分庞大,职能中心仅对披露的专利的必要性进行抽查而不是全面的审查。每年,职能中心将从每个标准必要专利权利人的不同的专利族中选择一个来开展必要性审查,并且对于每一个标准必要专利权利人和每一项标准,会公布审查后的必要专利所占的百分比数据。在提案中也赋予标准必要权利人对必要性审查结果的复核和申诉的权利。虽然欧盟对必要性审查作出了突破性的规定,但是,欧盟也指出,其开展的标准必要专利的必要性审查的结果不具有法律约束力,只可作为许可的谈判过程或者法律诉讼环节的辅助证据。

《欧盟提案》公布后,引发诸多争议③。标准必要专利权利人和专利池运营公司对提案强烈反对,他们认为这项提案对标准必要专利监管过度,会给企业带来额外的负担,也会降低欧盟的创新能力,连欧洲专利局局长也表示希望能暂停该项立法进程。④

虽然专利的必要性审查对规范标准必要专利的过度披露现象具有一定作用,但是由标准制定的主体来开展必要性审查在实践中并不具有可操作性。一般而言,专利权人会在不同的国家或地区(一般包括美国、中国、日本、韩国、欧盟)就同一个技术方案提交多个专利申请,由于授予专利权的制度存在一定的差异,同一个技术方案在不同国家或地区的审查进度、修改情况以及最后被授权的保护范围很多时候大相径庭。在这种情况下,仅仅一个技术方案的必要性审查就要耗费大量的时间和成本,而标准制定主体的主要职责是推动标准的制定与实施,要求其开展必要性审查对他们来说负担过重。并且,专利的必要性审查的目的主要是在产生纠纷时为许可费的确定提供依据,但并不是标准中所有涉及的必要专利都会产生专利许可谈判的纠纷,即使采用抽查的方式,对标准制定主体来说,也会增加许多不必要的工作量。

因此,目前所采用的在涉及标准必要专利的侵权诉讼或者许可费率诉讼中,由法院结合相关技术专家的意见,对专利的必要性进行审查是可行性和性价比更高的选择,标准制定组织应该在诉讼过程中为法院开展的必要性审查工作提供协助,但无须在日常工作中将必要性审查作为一项常规工作。

标准制定主体的成员对标准中涉及的技术方案最为了解,由专业性更强的标准制定主体在诉讼过程中协助法院开展必要性审查,得出的结论说服力更强、准确性更高。在具体的案件中,当双方当事人无法对专利的必要性达成一致意见时,应当由法院依职权委托标准制定主体对必要性开展鉴定。标准制定主体,依据专利所属的技术领域,选聘其内部该标准对应的工作组的成员来承担鉴定任务。①这些鉴定人员应当与本案无直接利害关系,并遵守回避制度,且他们的信息应当向当事人双方以及社会公众公开,接受社会监督。必要性审查的结论是具有法律效力的,但也应当赋予当事人提出异议并申请重新鉴定的权利,具体可以参照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第37～40条的规定来处理。

4.建立规制违反事前披露义务行为的标准组织内部惩罚机制

(1)标准制定主体对违反披露义务行为的规制手段的缺陷。目前,虽然大部分标准组织都认可违反事前披露义务应当承担责任,但对具体的责任都很少作出详细的规定。

很多组织完全没有规定违反披露义务的责任和后果,比如ITU/ISO/IEC、ANSI、IEEE等,IEEE直接将标准必要专利权利人违反知识产权政策与标准实施者产生的纠纷交由法院来裁决。①W3C虽然在其专利政策中对披露的要求、内容、时间等都作了详细的规定,却回避了对保障披露机制的效果起到重要作用的违反披露义务应该承担何种后果的问题。②我国《工程建设管理办法》也同样对这个问题避而不谈。

有些组织的专利政策规定的违反披露义务的后果非常笼统,缺乏具体的内容,比如ETSI和我国《国家标准暂行规定》的规定。这些抽象的规定实际上没有任何的威慑力,很难起到保障披露机制效果的作用。

还有个别组织对违反披露义务的后果规定得过于严苛与单一,比如VITA要求参与其标准制定的成员必须披露最高的许可费率和最严格的许可条件,且在标准实施后,专利权人不得超过其披露的费率和条件来进行许可,对于违反这项披露义务的成员,VITA规定了最为严格的惩罚措施,即强制其对其他成员进行免费许可。③JEDEC规定,如果成员违反了专利政策并且没有及时纠正,JEDEC有权暂停甚至撤销该成员参与JEDEC。④无论是强制免费许可还是暂停或者撤销成员资格,都会影响到标准必要专利权利人的直接利益,可能使这些权利人退出标准制定组织,如果标准制定过程中缺乏具有技术创新力和影响力的成员,对标准的制定和推广反而是不利的。这也是为什么大多数的组织对标准必要专利的披露采取鼓励的态度,而不明确规定违反披露义务的责任。

(2)标准制定主体规制违反披露义务行为的方式。目前,标准制定主体对于违反披露义务行为的责任规定主要有三种,强制专利权人按照FRAND原则进行许可、降低标准必要专利许可费或者强制专利权人进行免费的许可。①其中,第一种责任既是标准制定组织的知识产权政策中的必然要求,也是目前标准必要专利领域公认的原则,无论披露与否,标准必要专利权人本就应当按照FRAND原则开展谈判和许可,不能构成对违反披露义务的惩罚措施。②第三种责任太过严苛,专利权人在专利技术的研发过程中投入了大量成本,如果强制其对所有该标准的实施者进行免费许可,则专利权人会遭受大量预期利益的损失,还会使得本领域的其他专利权人也不愿意参与到标准的制定过程中来,影响技术创新和行业发展。第二种责任本身具备一定的合理性,由于专利权人违反了披露义务,使得标准制定主体误以为该专利技术属于公知常识或者不存在专利,放弃了其他可替代的专利技术,标准制定者和实施者对该专利技术都没有要支付许可费的预期,因此,要求违反披露义务的专利权人降低许可费是合理的。

但是,无论是第二种还是第三种责任,对标准制定主体来说实际上都很难实现,国际上主流的标准制定主体是一些标准化的行业组织,而许可费的价格是由市场的供需所决定的。标准组织如果干预许可费的价格,可能会涉嫌垄断,破坏市场的竞争。对于违反披露义务的行为,只有法院或者仲裁机构有权判令专利权人进行免费许可或者对许可费作出较低的判决。

因此,标准制定主体应当构建起惩罚违反披露义务行为的内部规则,通过其内部的惩罚措施来规范专利权人的行为。比如,有学者认为,标准制定主体应当将惩罚范围扩展到违反披露义务的专利权人的存量利益上。③

(3)国家标准委构建信用体系规范事前披露义务的可能性。正是由于我国标准制定过程中强烈的行政色彩,使得我国的行政部门在规范参与标准制定的专利权人的行为上拥有比国际上的标准组织更强的约束力,国家标准委可以为维护公众的利益和市场的秩序,对违反披露义务的专利权人采取相对更严格的管理措施。

笔者认为,国家标准委可以联合国家知识产权局,在我国的标准制定系统中构建专利权人的信用体系。对于故意违反披露义务的行为,可以通过通报批评或者罚款等形式予以处罚,并且记入专利权人的诚信档案;对于严重违反披露义务和诚信原则、索取高额许可费的专利权人,除记入诚信档案外,甚至可以采取暂停其参与标准制定的权利的处罚措施。在标准的制定过程中,对于信用优良的企业,可以予以优待。比如,如果存在技术效果、技术成本差不多的两种技术方案,可以优先纳入信用更高的企业的技术方案,而对于信用比较低的企业,标准制定主体在开展专利检索工作时,可以予以特别关注,协同国家知识产权局负责专利审查的工作部门,重点检索这些企业是否存在未披露的专利。通过构建完善的信用体系,可以督促专利权人在参与标准的制定时遵守诚信原则,自觉披露专利。

(二)完善违反事前披露义务的法律责任

标准制定主体的知识产权政策对专利权人行为的规制作用是有限的,还需要以法律和司法的手段作为兜底。鉴于违反标准组织制定的事前披露机制的行为本身难以被法律追责,在各国司法实践中一般会结合专利权人行为的其他后果,认定其是否需要承担法律责任。

1.专利权滥用的构成

根据我国《专利法》第20条,专利权滥用是指专利权人行使专利权时超出了合理的界限,导致损害了公共利益或者他人的合法权益。在我国,专利权滥用的概念是民法中不得滥用权利的原则在知识产权法领域的延伸。①

滥用专利权的概念源自司法实践,经常被被告援引来作为知识产权侵权案件中的抗辩理由,只要法院确认了专利权人的行为确实超出了合理的界限,就可以对原告主张的专利权不予保护。比如,在“莫顿盐业公司诉萨平格公司”(MortonSaltCo.v.G.S.SuppigerCo.)案中,美国最高法院认为,无论被告是否因为原告的权利滥用行为受到了损害,仅因原告的不正当行为以及原告的胜诉会对公共利益带来不利影响,原告就丧失了继续诉讼的资格。①

有学者认为,滥用标准必要专利权的行为是指在技术标准的制定或实施过程中,标准必要专利权利人行使权利的行为超过了法律和标准组织所允许的范围或者正当的界限,损害了他人的利益和社会公共利益的行为。②标准必要专利权利人对其专利享有独占性的权利,使得专利本身就具有一定的垄断性质,结合标准的推广带来的支配市场的影响力,标准必要专利权对公共利益的影响进一步加强,加深了这种专利技术的垄断地位。在这样的背景下,标准必要专利权人明明参与了标准的制定、知悉标准制定主体的事前披露机制,却违反事前披露义务,又在标准实施之后要求标准的实施者支付明显不合理的专利许可费,进行“专利劫持”,使标准的实施者处于明显不利的地位,严重影响了社会公众的利益,这种超过合理限度运用自己专利权的行为涉嫌构成专利权的滥用行为。对于构成专利权滥用行为的具体要件,有学者认为,需要结合是否具有主观恶性,行为本身是否超越了正当的界限,以及行为导致的后果是否违背了权利设定的意旨来进行判断。③

专利权的滥用行为包括一般意义上的滥用行为和在反垄断法意义上的构成排除、限制竞争的滥用行为,需要正确适用法律。④对于构成一般的滥用标准必要专利的违反披露义务的行为,可以通过专利法的手段来进行规制,而对于构成排除、限制竞争的滥用专利权行为,则需要适用反垄断法来约束。

2.完善专利默示许可制度

在专利法上,对于违反披露义务的滥用专利权的行为,可以通过专利默示许可制度来限制其专利权。

(1)默示许可制度可以有效规范违反披露义务的行为。对于违反事前披露义务的专利权人,首先应当限制其自由选择是否进行许可的权利。①如果专利权人故意隐瞒其拥有的标准必要专利,还可以自由选择是否对他人进行许可,那么他们就有可能通过拒绝许可威胁标准的实施者,使其实施标准的生产行为面临专利侵权的指控。也只有对违反事前披露义务的专利权人的专利权行使加以限制,才能对其造成威慑,以保障事前披露机制的效果。

在我国的司法实践中,对于如何限制专利权做出过一定的探索。2008年,最高人民法院在对季某、刘某诉被告朝阳兴某公司专利侵权纠纷上诉案的答复函中表示,专利权人只要参与了标准的制定,无论有没有披露专利,都视为许可标准实施者实施其专利,标准实施者的实施行为不属于侵犯专利权的行为。②这意味着,如果参与标准制定的专利权人未履行披露专利的义务,可以视为许可了他人的实施行为,相当于承认了默示许可的适用。

《专利法送审稿》第85条③规定了标准必要专利的默示许可制度,试图通过此制度来限制不履行事前披露义务的标准必要专利权利人的专利权的行使。这种制度对于保证事前披露机制的效果、约束违反事前披露义务的行为具有积极的意义,可以填补我国专利法和标准相关法规体系中对于违反披露义务的后果的法律空白。通过限制违反诚信原则的专利权人自由选择是否许可的权利,为标准实施者免去了被诉侵权的威胁,使标准实施者可以与标准必要专利权人平等协商许可费。

《专利法》第20条指出,行使专利权应当遵循诚实信用原则,这条规定是专利默示许可制度的法律基础。《民法典》第140条规定了意思表示的形式包括明示和默示的方式,《专利法》第12条规定任何人实施他人专利,应当与专利权人订立实施许可合同,这些规定为专利默示许可提供了合法的依据。专利权人积极地参与标准的制定,推动自己的专利技术被纳入标准之中,使实施者产生了信赖,却不主动披露自己的专利信息,可以视为一种“默示”的意思表示,通过专利权人的“默示”许可,自然也可以实现许可合同成立的法律效果。①

(2)专利默示许可制度只能在个案中作为侵权指控的抗辩。有学者指出,专利权默示许可制度无论是在中国法院,还是在美国法院,其法律效果都仅限于在个案中结合具体案件事实作为侵权抗辩的依据,由法官来判定抗辩是否能够成立,并不代表任何人都可以以此为依据未经许可来实施这个专利。②在“高通诉博通”案中,二审法院认为,高通未披露专利信息的行为虽然构成了默示的权利放弃,但是由于其不当行为仅限于H.264标准的制定,这种放弃的后果也应当仅限于此案中所有实施H.264标准的产品,③这种裁判思路和默示许可制度也是相通的。

因此,在规定并适用专利默示许可制度时,必须明确其只能在违反披露义务的标准必要专利权利人控告特定的标准实施者时作为一种专利侵权指控的抗辩方式,而不能视为对所有其他标准实施者的统一的、强制的许可。专利的默示许可会形成事实合同关系,因而双方当事人必须是特定的。④在个案之中,承认这种许可即可以视为专利权人与标准实施者之间形成了许可合同,但标准实施者仍然需要支付许可费。

《专利法送审稿》第85条的规定似乎意味着,只要标准必要专利权利人违反了事前披露机制中规定的义务,任何想要实施这个标准的企业都可以被视为与专利权人达成了合同,可以先实施专利技术再考虑与专利权人对许可费进行谈判。这很可能会导致专利的反向劫持问题,标准的实施者在确认自己的实施行为不构成专利侵权之后,很可能会违背诚实信用原则,故意拖延许可费的谈判或者拒绝专利权人提出的合理的许可条件,影响专利权的保护。①因此,明确个案适用的原则对于专利默示许可制度的有序运行至关重要。

(3)专利默示许可制度的适用范围。根据《标准化法》第6条的规定,我国的标准包括国家标准、行业标准和地方标准。《专利法送审稿》第85条只解决国家标准中的必要专利问题,使得行业标准和地方标准的必要专利问题存在法律漏洞,前述的季某、刘某诉被告朝阳兴某公司专利侵权纠纷上诉案涉及行业标准,衡水某建筑工程有限公司与张某等侵犯发明专利权纠纷上诉案则是一起关于地方标准的必要专利案件,②因此,应当将专利默示许可制度的范围扩展到我国的所有标准。③

此外,《专利法送审稿》第85条也忽视了国际标准,我国有许多汽车、手机等终端厂商是国际标准的实施者,将专利默示许可的范围拓展到国际标准,才能在国际贸易中更好地保护我国企业的利益。

有学者还指出,需要为默示许可规则划定合理的边界,只有当专利权人拥有选择是否将专利纳入标准之中的权利时,才可以适用专利默示许可制度,比如,在药品领域,只有专利进入国家药品标准才能合法生产,专利权人没有选择的自由,也就不能适用专利默示许可制度。④

(4)默示许可制度下许可费的确定。《专利法送审稿》第85条仅规定了“许可使用费由双方协商”,未确定协商的标准或者原则,应当明确指出双方的协商沟通需要遵守FRAND原则和诚实信用原则。①

《专利法送审稿》第85条赋予国务院专利行政部门在默示许可制度下对许可费进行裁决的权力。但是,由行政机关判定许可费并不妥当,“一是行政资源有限,二是行政人员专业方向较窄,不擅长解决这一问题,反而有可能使程序繁琐,权利无法得到平等、及时的保护”②。北京知识产权法院也指出,将属于私权纠纷的许可费纠纷交由行政机关裁决,与世界主流的司法解决途径背道而驰,不利于从根本上解决纠纷。③同时,由行政机关判定许可费也会使公权力过分扩张,干预市场价格机制的自由运转。许可费属于许可合同的内容,需要由许可双方依据市场的具体情况,在FRAND原则、诚实信用原则的基础上进行谈判。如果双方谈判不成,才能由法院进行判决。

(5)我国专利默示许可制度的完善。最高人民法院《专利权纠纷解释》第24条第1款④规定,如果专利权人明示了标准必要专利信息,则标准实施者不得以无需专利权人许可作为侵权抗辩,有观点认为这种规定似乎隐含了如果专利权人未披露标准必要专利,则法院可能支持标准实施者以此作为侵权抗辩,但这只是一种推测,《专利法送审稿》第85条也在正式版本中被删去,目前专利默示许可制度缺乏直接的法律依据,亟待完善。

首先,由于默示许可制度主要针对特定的专利权纠纷案件,将其纳入司法解释更为恰当,以便为法院的司法活动提供统一的裁判规则指引。例如,可以在《专利权纠纷解释》第24条第1款之后增设相应条款。其次,应当采用诸如“违反标准必要专利事前披露义务的专利权人,主张标准实施者构成专利侵权的,人民法院应当不予支持”的表述来明确专利默示许可只能作为个案中的侵权抗辩理由,而不能广泛拓展到其他的标准实施者。再次,在规定中应当全部采用“标准”的表述以规制与所有标准相关的必要专利问题,而不是将标准限定为国内标准或者国家标准。最后,需要明确,专利权人与标准实施者仍然应当秉持诚实信用原则和FRAND原则尽最大努力对专利许可条件和许可费进行磋商,如果双方无法达成统一,可以请求人民法院作出判决,任何一方在许可谈判过程中的违反诚实信用原则的过错都会成为法院判决的重要衡量因素。

3.完善反垄断法的规制

反垄断法是经济法,它可以在禁止权利滥用、专利权利限制等民商法之上对滥用专利权的行为进行更高层次的约束。①如前所述,适用反垄断法规制违反事前披露义务的行为需要这种行为达到排除、限制竞争的程度。反垄断法的目的是维护市场的竞争秩序,确保公平的市场环境。如果参与标准制定的标准必要专利权利人违反了标准制定主体的信息披露义务,没有及时对标准制定主体准确披露其专利信息,导致标准制定主体对技术提案的成本预估错误,从而将该专利的技术方案纳入标准中,专利权人又在标准实施后向标准的实施者主张行使专利权,一旦这种行为达到了排除、限制竞争的程度,就可以用反垄断法来进行约束。

我国《反垄断法》把垄断行为分成了三种,垄断协议、滥用市场支配地位和经营者集中的行为。根据2023年8月1日施行的《竞争规定》第19条②,违反信息披露义务的行为属于我国的反垄断法上的滥用市场支配地位行为,且根据该条可以认为,认定违反信息披露义务的行为违反《反垄断法》需要满足以下几个要件:①专利权人参与了标准的制定过程;②专利权人属于具有市场支配地位的经营者;③专利权人未按照标准制定组织的规定及时充分地披露其权利信息;④专利权人在标准中纳入该专利后向标准实施者主张了该专利。

对于要件①、③和④,笔者在前文已经论述过具体的内涵,在实践中也应该以此为依据来判断。对于要件②的市场支配地位的判断,国家市场监管总局《反垄断指引》第4条给出了界定标准必要专利相关市场的依据,《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》第14条给出了判定知识产权经营者是否在相关市场上具有支配地位的考虑因素。一般来说,在标准必要专利的许可市场上,标准必要专利的概念本身决定了每个标准必要专利都没有替代物,每一个标准必要专利构成一个单独的相关技术市场,专利权人自然在相关市场是具有支配地位的。①

考虑到事前披露机制的特殊语境,还需要在我国的《竞争规定》以及《反垄断指引》等文件中增加一个构成要件,即专利权人违反事前披露义务的行为与其取得市场支配地位存在因果关系。在该标准制定实施之前,专利权人拥有的专利技术并不足以成为相关行业的标杆,在该技术领域没有市场支配地位,正是因为专利权人在标准的制定过程中,故意隐瞒自己的专利信息,使其专利技术在被纳入标准之后才取得了市场支配地位,那么他所取得的市场支配地位是不合法的,损害了社会的公共利益。证明在当时的市场上确实存在性能、成本、推广性等方面具有可替代性的技术也是必要的。②如果即使专利权人披露了其专利信息,其专利技术依然可以被纳入标准之中,那么违反信息披露义务的行为与取得市场支配地位无关,就不应当归属到违反事前披露义务的范畴中,而是可以直接适用一般情况下滥用专利权构成排除、限制竞争的有关规定。

五、结语

标准必要专利的事前披露机制在平衡专利权人的私人利益与标准的公共利益方面发挥重要的作用。然而,当前国内外的事前披露机制存在诸多不足,导致“专利劫持”和过度披露等现象频发。通过细化披露义务,明确违反事前披露义务的后果,能够增强事前披露义务的可操作性。为了规制违反披露义务的行为,提高披露义务的约束力,要明确违反披露义务的法律责任、完善专利默示许可制度和反垄断法规制手段,标准制定主体也要构建对专利权人的内部惩罚措施。此外,标准制定主体应承担起专利检索和构建标准必要专利数据库的职责,以确保披露信息的真实性和有效性。未来,我国应进一步完善相关法律法规,推动标准必要专利事前披露机制的规范化,促进技术创新和市场竞争的健康发展。